11/11/10

Isenbeck debe indemniza a Boca por uso de imagen


La sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó un fallo de primera instancia en el que se condenó a la empresa Isenbeck a indemnizar al club Boca Juniors por haber utilizado indebidamente su imagen en una campaña publicitaria.


Los camaristas elevaron el monto del resarcimiento de $40.000 a $70.000. La causa se inició a través de una presentación del club, que demandó a la empresa por haber utilizado sin su autorización el término "bostero" junto a los colores azul y amarillo, en una campaña publicitaria llevada a cabo entre los años 1999 y 2000, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Según el voto del juez Alfredo Gusman, al que adhirieron sus colegas Santiago Kiernan y Ricardo Guarinoni, "la empresa comenzó a utilizar las marcas cuyos registros pertenecen a la actora para realizar la referida campaña, sin haber contado con la previa autorización de Boca".
El magistrado señaló que "es indudable que para el público consumidor lo que se estaba promocionando no era tan sólo una bebida, sino que además -en lo que aquí interesa- se procuraba un estrecho vínculo con el equipo de fútbol Boca Juniors, y en gran medida así lo reconoce la demandada".

"Por cierto, nótese que no estamos analizando la conducta de un comerciante novel, improvisado o de escasa envergadura: se trata de una de las empresas cerveceras más conocidas del medio", agregó el juez.

Asimismo, indicó que "es indudable que la combinación de los colores azul y amarillo aplicada a indumentaria deportiva o en cualquier otro artículo o producto (lata de cerveza), identifica y diferencia, desde antiguo, a los colores utilizados por la centenaria institución xeneixe. Lo mismo sucede, en ese contexto, con las voces ‘Boca' o ‘bostero'".


FALLO

CAUSA N° 10.499/2000 CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN
CIVIL C/ CASA ISENBECK S/ CESE DE USO DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS.
JUZG. N° 3
SECR. N° 5
En Buenos Aires, a los 19 días del mes de octubre de dos
mil diez reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, para conocer en el recurso interpuesto en autos: “CLUB
ATLÉTICO BOCA JUNIORS ASOCIACIÓN CIVIL C/ CASA ISENBECK S/ CESE
DE USO DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de
fs. 293/ 295, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a
resolver:
Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser
efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores
Alfredo Silverio GUSMAN, Santiago Bernardo KIERNAN y
Ricardo Víctor GUARINONI.
A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor
ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:
I. El CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS, titular de las denominaciones
“BOCA” y “BOSTEROS”, como así también, la camiseta
conteniendo los colores identificatorios de la popular institución
de la ribera –en adelante BOCA-, promovió la demanda de
autos contra “C.A.S.A. ISENBECK” (en adelante ISENBECK) a fin de
que se la condenara a cesar en el uso indebido de las marcas antes
mencionadas y a resarcir los daños y perjuicios con más sus
intereses y costas. La demanda se origina en que ISENBECK, según
lo comprueba la certificación notarial obrante a fs. 28, utilizó
ilegítimamente los signos cuyo dominio pertenecen a la actora
(confr. informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
de fs. 89) para promocionar su producto en el marco de una serie
de campañas publicitarias llevadas a cabo en diversos medios, ///
bajo la consigna “Por una pasión genuina”, y luego “Si sos bostero,
sos bostero. Si sos gallina, sos gallina. Si sos de los dos
sos sponsor” (ver fs. 21).
ISENBECK, en el responde de fs. 53/60 efectuó una pormenorizada
negativa de los hechos afirmados por la actora en su
pieza de inicio, postulando el rechazo de la demanda.
II. Concluido el período probatorio, y agregados a la
causa los alegatos de las partes, el señor Magistrado de primera
instancia, en el fallo de fs. 293/295, sobre la base de las constancias
obrantes en el expediente, tuvo por acreditado el uso y
titularidad de los registros en cabeza de la actora. En consecuencia
resolvió que la demandada “ISENBECK” había incurrido en
infracción a los derechos marcarios de aquella y dispuso que en
forma inmediata debía abstenerse de emplear, en materia de publicidad,
los signos marcarios de propiedad de la “Asociación
Civil Club Atlético Boca Juniors” detallados en el considerando
I. Asimismo, la condenó a abonarle en concepto de daños y perjuicios
derivados de ese ilícito la suma de $ 40.000.
III. El fallo fue apelado por ambas partes. Expresó
agravios la accionada a fs. 310/315 y lo propio hizo su contraria
a fs. 328/332 vta., habiendo sido ellos respondidos a fs. 335/336
vta. (demandado) y fs. 338/345 (actor). Median, asimismo, recursos
que se vinculan con los honorarios regulados (confr. fs. 275,
304 y 306).
Como la accionada cuestiona, además de otros aspectos,
el tema sustancial de la responsabilidad que le atribuyera la
sentencia apelada, mientras que la actora dirige su queja a
criticar –por exiguo- el monto del resarcimiento fijado, comenzaré
el análisis por los desarrollos que realiza la vencida, a
cuyo fin seguiré el orden con que han sido propuestos: a) Evidente
desconocimiento por parte del “a quo” de la finalidad de la
campaña publicitaria efectuada por ISENBECK; b) El señor Juez ///
se equivoca al afirmar que la campaña publicitaria generó confusión
en el público consumidor, llevando a que éste asociara al
simpatizante del club con el artículo promocionado por la empresa
de bebidas; c) Cuestiona la procedencia de la indemnización de
los daños y perjuicios y el importe fijado en la sentencia; y d)
Afirma que la sentencia es arbitraria por falta de fundamentación
suficiente por parte del señor Juez.
A su turno, el único planteamiento traído por la parte
actora a decisión de la Alzada tiene que ver con la suma otorgada
por el “a quo” en concepto de daños y perjuicios, la que considera
exigua, en tanto, no contempla la reparación íntegra de
los daños ocasionados (fs. 328/332 vta.). Aduce, en ese sentido,
que la condena no se ajusta a las constancias probatorias obrantes
en el expediente.
IV. Entre los meses de diciembre del año 1999 y octubre
de 2000, la firma cervecera ISENBECK, llevó a cabo una serie de
cruzadas publicitarias que llevaban diversos lemas como ser: “POR
UNA PASION GENUINA”, “¿Se puede ser hincha de los dos a la vez?”,
“Si sos bostero, sos bostero. Si sos gallina sos gallina. Si sos
de los dos sos, sos sponsor” y “LA PRIMERA REGLA DEL JUEGO ES
JUGARSE”. Para ello, también utilizó artículos deportivos que
llevaban impresos los colores azul y amarillo con que, por lo
general, dentro de ese contexto suele identificarse al club Boca
Juniors (confr. fs. 12/27).
Según se desprende de las constancias obrantes en el
expediente, la campaña promocionando la bebida fue realizada por
ISENBECK sin cerciorarse si con ello se infringía el derecho
marcario de algún tercero –lo que debió hacerse para evitar la
comisión de algún ilícito-; para lo cual bastaba sólo con efectuar
una simple consulta al registro de marcas del Instituto ////
Nacional de la Propiedad Industrial. Tal exigencia, que viene
impuesta por el deber de no vulnerar derechos ajenos y por el de
ejercer la labor profesional con un mínimo de responsabilidad, no
resulta en manera alguna excesiva, máxime teniendo en cuenta la
facilidad con que cualquiera puede informarse acerca de las condiciones
registrales de marcas de fábrica o industria en nuestro
medio merced al sistema de publicidad registral que organiza
nuestra legislación (confr. esta Sala, causas 4970 del 10.3.87
“Nina Ricci S.A.R.L. c/ Lagny S.A. s/ cese uso de marca” y
21.762/94 “Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud S.A.” s/
cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”, del 12.8.09).
No procedió en esa forma (ninguna prueba se allegó para
acreditarlo) y comenzó de hecho a utilizar las marcas cuyos
registros pertenecen a la actora para realizar la referida
campaña, sin haber contado con la previa autorización de BOCA.
La argumentación de la recurrente, en el sentido de que
la utilización de los signos fue al sólo efecto y con la “única
motivación de enviarle un mensaje directo a los hinchas de fútbol,
tanto de Boca como de River, por ser los clubes más significativos
de la Argentina” (ver fs. 310 vta.), no parece favorecer
su posición en el pleito. Es indudable que para el público consumidor
lo que se estaba promocionando no era tan sólo una bebida,
sino que además –en lo que aquí interesa- se procuraba un estrecho
vínculo con el equipo de fútbol Boca Juniors, y en gran medida
así lo reconoce la demandada. Esa forma de publicitar el
producto para captar mayor audiencia no luce como un modo ingenuo
de presentación, surge del hecho que ISENBECK reconoce sin tapujos:
“para manifestar el mensaje que mi mandante quiso transmitir,
no quedaba otra alternativa que nombrarlos, referirse expresamente
a ellos. Sin la expresa mención de los hinchas como
“bosteros” o “gallinas”, no se hubiera podido transmitir el mensaje
de la forma en que se hizo” (ver fs. 310 vta.).
Por mi parte encuentro en las expresiones de la demandada
una clara admisión de que el mensaje publicitario busca-/
ba asociar el producto con la popularidad de las voces registradas
por la actora.
No cabe hesitación alguna, a mi juicio, que la infracción
marcaria existió, tal como fue resuelto en primera instancia.
Por cierto, nótese que no estamos analizando la conducta
de un comerciante novel, improvisado o de escasa envergadura:
se trata de una de las empresas cerveceras más conocidas
del medio, extremo que destaco para evaluar la pauta suministrada
en los arts. 512 y 902 del Código Civil.
V. Establece la Ley Nº 22.362 en su artículo 4º, que la
propiedad de una marca y su exclusividad se adquieren con el
registro, de donde se desprende que su espíritu es evitar la
confusión y el uso indebido por parte de terceros.
ISENBECK fue intimada a cesar en el uso de dichas
designaciones (cuestión reconocida en la contestación a la demanda,
fs. 54), pese a lo cual continuó haciéndolo. La interpelación
por carta-documento del 24 de marzo de 2000 no hizo mella en la
demandada, pues continuó en el uso indebido de los signos
propiedad de la actora. Obró con plena conciencia de que los signos
usados pertenecían a un tercero.
Es indudable que la combinación de los colores azul y
amarillo aplicada a indumentaria deportiva (v.gr.: medias) o en
cualquier otro artículo o producto (lata de cerveza), identifica
y diferencia, desde antiguo, a los colores utilizados por la centenaria
institución xeneixe. Lo mismo sucede, en ese contexto,
con las voces “Boca” o “bostero”.
Por consiguiente, el uso indebido de las marcas y otros
derechos intelectuales propiedad del Club Boca Juniors ha quedado
claramente configurado; uso que, reitero, excedió el terreno de
la buena fe.
En suma, la responsabilidad de la empresa cervecera en
el supuesto sub examen es indiscutible. La infracción marcaria
existió y fue dolosa, aspecto este que repercutirá en la magnitud
del resarcimiento.
VI. Habiendo concluido en que medió uso indebido de
títulos registrados por la actora, corresponde introducirme en el
capítulo indemnizatorio, cuestión que genera el agravio de ambas
partes.
Antes de tratar la cuantía que es pertinente reconocer,
advierto que frente a las dificultades que se presentan para
estimarla, caracterizada doctrina y la jurisprudencia de las tres
Salas de esta Excma. Cámara se han inclinado por presumir que las
transgresiones marcarias causan al titular del signo indebidamente
empleado un daño económico (confr. esta Sala, causa 55.77/
97 del 16.4.09 y sus múltiples citas de jurisprudencia y doctrina;
ver también “Asociación del Fútbol Argentino c/ Cencosud
S.A.”, antes citada).
Demostrada y reconocida la transgresión a los derechos
marcarios de la actora (confr. escrito de contestación a la demanda,
fs. 53/60), y en atención a la actitud subjetiva del
agente provocador del daño, corresponde fijar el monto resarcitorio,
en los términos de los arts. 1077, 1083, 1068 y 1069 del
Código Civil.
En su escrito inaugural, BOCA solicitó el resarcimiento
de los perjuicios ocasionados por tal conducta, empero, no
precisó el monto peticionado, difiriéndolo a lo que resulte de la
prueba a producirse en autos.
Es menester tener en cuenta -a los fines de fijar la
indemnización-, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre
y prestigio de los signos utilizados de manera clandestina.
En el ámbito del derecho de la propiedad industrial,
frente a las dificultades para la prueba del daño causado por una
infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión //
el derecho legítimamente obtenido tiene origen en conductas
maliciosas, la doctrina se inclina a sostener que, como regla,
toda usurpación de marca, designación social, patente de invención,
modelos de utilidad, etc., provoca un daño. Y como éste, en
general, es de difícil prueba, los autores propician que se parta
de una presunción de daño. Los jueces, para superar las dificultades
probatorias y evitar que éstas obren como vehículos de la
impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones
dolosas, podemos recurrir a la fijación prudencial que autoriza
el art. 165, última parte, del Código Procesal en función de una
delicada apreciación de las condiciones de cada causa, entre las
que cuentan la naturaleza de la mercadería en infracción, calidades
del público consumidor, concurrencia de mala fe, proximidad
de los negocios, etc. (confr. O. ETCHEVERRY, “La reparación de
daños en las infracciones de Marcas y de Nombres”, en A.A.V.V,
“Derechos Intelectuales”, Ed. Astrea, t. 3, págs. 13/20).
VII. Analizaré entonces las constancias probatorias que
estimo relevantes. Por cierto, a tenor de los dichos del testigo
LÓPEZ (ver fs. 122/123), quien se desempeña en una empresa de
“marketing” deportivo que explota comercialmente los derechos de
algunos clubes de fútbol, “...es el club más importante de la Argentina,
en cuanto a cantidad de hinchas se refiere y uno de los
más importantes del mundo...” (véase fs. 122, respuestas a las
primera y segunda preguntas, no cuestionadas por la demandada).
Además, resulta de interés, a los fines de establecer
el resarcimiento, atender a la envergadura de los ingresos que la
actora obtiene a través del uso y explotación de sus marcas en
contratos que guardan alguna similitud con el indebido usufructo
que se analiza en autos.
En efecto, de acuerdo con los términos que surgen de //
los distintos informes obrantes en el expediente, aprecio que
“Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.” (fs. 95, ver
también crónica periodística acompañada por la accionada a fs.
52), a través de diversos contratos concertados con la firma actora,
se constituyó en poseedora de diversos derechos exclusivos
de publicidad. La contraprestación en ellos, de acuerdo con los
datos arrojados por el informe pericial de fs. 105/106 a partir
de diciembre de 1999, ascendió a la cantidad de u$s 8.000.000 (en
épocas en que se encontraba vigente la paridad cambiaria establecida
en la Ley Nº 23.928). Traigo a colación este dato para
destacar la dimensión económica de las marcas usurpadas, en el
ámbito de un contrato celebrado con una competidora de ISENBECK.
Desde el lado de la demandada, se observan las cuantiosas
sumas invertidas en publicidad, lo que da una pauta del
beneficio que esperaba de su campaña “por una pasión genuina” –y
sus sucesivas continuaciones- en la que utilizó en forma indebida
los títulos de la actora (U$S 173.738, ver informe pericial
contable de fs. 105/106, también convertibles a pesos de acuerdo
a la Ley Nº 23.928).
Sobre esta base, ponderando el prestigio y renombre
alcanzado por BOCA, en función de su objeto y actividad que desarrolla;
y por otro lado, en los distintos contratos de licencia
y esponsorización recién mencionados, logrado también con una importante
firma cervecera, luce exigua la suma reconocida en primera
instancia. Ello me conduce a propiciar la modificación de la
sentencia ampliando la cuantía que por tal concepto fijó el Magistrado
a la cantidad de $ 70.000, suma a la que arribo
valoranso las probanzas agregadas a autos, pero también haciendo
ejercicio de las atribuciones conferidas en el art. 165 del
Código Procesal.
Asimismo, dicho monto llevará intereses de acuerdo con
la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones
de descuento a treinta días, a computar desde la fecha en
que se concretó la constatación de la infracción por intermedio /
del notario interviniente, esto es, el 15 de diciembre de 2000
(confr. instrumento de fs. 28), circunstancia que, a pesar de
haber formado parte de la litis (confr. pieza de inicio obrante a
fs. 35/46, punto II), fue omitido en la sentencia apelada.
VIII. Por lo expuesto, propongo que se confirme la
sentencia apelada en lo que hace al fondo de la cuestión, se la
modifique respecto al monto indemnizatorio establecido en concepto
de daños y perjuicios, el que se fija en la suma de $ //
70.000 con más los intereses fijados en el Considerando que
antecede. Costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68, Código
Procesal).
En atención al resultado arribado, quedan sin efecto
los honorarios regulados en la anterior instancia (art. 279 del
C.P.C.C.N.), los que deberán ser adecuados (previa liquidación
aprobada) a las pautas de esta sentencia.
El señor Juez de Cámara doctor Santiago Bernardo
Kiernan dijo:
I. Coincido con el razonamiento y los fundamentos que
efectúa el vocal preopinante, por lo que a ello me remito brevitatis
causae.
II. No obstante lo expuesto, es dable precisar que el
daño reconocido debe darse por acreditado in re ipsa, por la posible
privación de la renta que podría haber obtenido BOCA por la
privación de la autorización del uso de la marca.
III. De las constancias obrantes en a utos, se infiere
que el 20 de diciembre de 1999, en el diario Clarín se publicó ///
dos latas de bebida con la combinación de colores blanco y rojo,
por un lado, y azul y amarillo por otro, junto con la leyenda
“¿Se puede ser hincha de los dos a la vez? (conf. fs. 4/5)”.
Asimismo, el 17 de mayo de 2000 se encontró una nueva
publicación en el diario LA NACIÖN, pág. 20, cuya copia se encuentra
agregada en el ANEXO II. En los ANEXOS IV, V, VI y VII, lucen
agregadas otras publicaciones en los diarios CLARÍN y LA NACIÓN y
una página de Internet donde se publicó la campaña publicitaria,
con fecha 24 y 25 de marzo, 14 de junio y 15 de octubre de 2000,
respectivamente.
El 24 de marzo de 2000, mediante carta documento n°
32.738.594 3 AR (ver ANEXO III fs. 6/10) BOCA junto con RIVER intiman
a ISENBECK para que se abstuviera de seguir utilizanado las
marcas, símbolos, emblemas, escudos y combinación de colores, la
cual fue rechazada con fecha 10 de mayo de 2000 por considerarla
ajena a derecho, maliciosa, disparatada y mendaz (confr. fs. 38
vta.) Siendo así, y en virtud de que se encuentra acreditado que
ISENBECK utilizó sin autorización marcas, símbolos, emblemas y
combinaciones de colores característicos -lo cual constituye una
infracción marcaria-, y atento lo establecido por el art. 165,
último párrafo, del Código Procesal, Club Atlético Boca Juniors
Asoc. Civil. creyó prudente que se eleve la indemnización a la
suma de $ 70.000, tal como lo ha decidido el vocal preopinante,
habida cuenta del uso prolongado del logotipo y el nivel económico
elevado del infractor.
IV. En tales condiciones, adhiero al voto del doctor
Alfredo Silverio Gusman.
El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni,
adhiere a las conclusiones a que llegaron los vocales
preopinantes.
/////
Con lo que terminó el acto. ALFREDO SILVERIO GUSMAN -
SANTIAGO BERNARDO KIERNAN - RICARDO VÍCTOR GUARINONI -.
Es copia fiel del acuerdo original que obra en las
páginas n° a n° del Libro de Acuerdos de la Sala 2
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal.
Buenos Aires, de octubre de 2010.-
Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede,
se confirma la sentencia apelada con el alcance que surge del
Considerando VIII, con costas a la demandada vencida (art. 68,
primer párrafo, del Código Procesal).
Determinado que fuere el monto por el que prospera la
demanda, computando capital e intereses (confr. fallo plenario
“La Territorial de Seguros S.A. c/ Staf s/ incidente”, del 11.9.
97), el Tribunal procederá a regular los honorarios correspondientes
a la Alzada.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
SANTIAGO BERNARDO KIERNAN
RICARDO VÍCTOR GUARINONI


Compartir

0 comentarios :

Publicar un comentario